如何控制专利费用之一：明确专利申请的目的

作者|John Richards
翻译|智合东方
审校|王东芳

在申请专利前，需要对该发明通过专利保护所能获得的潜在利益进行具体的评估。并不是每一项发明都需要通过专利来保护当前或未来基于该发明所形成的产品。同样，也不是每一件发明未来都能够被许可或被交叉许可。甚至，对于每项发明的专利保护也不尽相同。有些专利需要努力确保一个较宽的权利要求保护范围。然而，有些专利即使其权利要求保护范围窄到直接与具体实施例对应，仍然能满足申请人的目的，例如在相关申请人已经对相关发明进行专利保护的情形下。因此，在作出申请专利的决定前，应尽早地对拟申请专利的发明进行适当的评估，该评估应该涉及研发、财务、市场等多个指标。

在评估过程中，应该铭记专利的价值是具有该专利所保护技术方案的“排他”实施权。从而，权利人有机会将该专利许可给他人使用并以此赚取许可费用。在此情况下，如何确定专利保护的实质内容以达到所需的控制力将变得尤为重要。这并不是说拟售卖产品的每个技术特征都需要通过专利来保护。如果某一关键元素为产品的必要部分，则只要将该元素进行专利保护就足够了。然而，在作出判断之前，建议谨慎行事，最好能够咨询相关专家以明确在专利申请国能够获得何种保护。在某些国家或地区，如要求一个较宽的权利要求保护范围则需要（说明书）更加详细地披露。因此，即使在专利申请早期阶段，如果能够初步确定拟申请专利的国家，将是非常有利的。

有时，申请人申请专利的目的并不是保护其投资而是旨在获得交叉许可的谈判筹码。在此情形下，需要确定竞争对手产品的关键元素是哪些，并在此基础上进行相似性分析。

大学和非营利研究机构则还需要考虑一些其他因素，例如，通过在某些领域获得专利保护来建立他们在此领域的声誉，或者满足建立专利许可组合的需求。

在其他情形下，有时在某一国家申请专利来保护相关发明并非为获得排他实施权利，而是其他方面的考虑，例如市场营销因素、知识产权权利固定的需求（相比于商业秘密）或者是顾问协议的要求等。在这种情形下，可能选择较为便宜的保护形式就能够满足需求，例如实用新型、外观设计甚至通过著作权进行保护。

正确评估这些因素还将有助于确定申请前是否需要任何额外的试验工作。特别是在化学和生物化学领域，许多国家授权保护的范围取决于相关申请中所记载的实验数据，以及是否能够合理地证明预期功效与例证的相同。如果申请专利的目的旨在获得较宽的保护范围，那么应该在相关试验工作都已完成后再进行申请。对于美国、日本这类不适用“自我冲突”（self-collision）规则的国家，可以考虑先基于最初的试验申请一个权利要求保护范围较窄的专利申请，等到获得进一步试验结果后，再申请一个权利要求保护范围较宽的专利。然而，对于欧洲或者中国这类适用“自我冲突”规则的国家，上述在先申请已经引用了在后申请的相关内容，那么在后申请有可能会被驳回。因此上述策略如在中国或欧洲使用，只能是白白浪费金钱。

正如前面提到的，在某种情形下，保护范围较窄的权利要求可以和保护范围较宽的权利要求具有同等的价值。在此情形下，可能不需要进一步的试验工作。在任何情况下，无论是否考虑额外的试验工作，都值得尽快对所需的专利保护范围宽度进行评估。很多申请人为了追求一个较宽的保护范围，常常会在专利审查过程中支出大量的费用，然而有时候一个较窄的权利要求保护范围也可以达到同样的保护目的，并且花费便宜。尽早确定保护范围是必要的，其将对申请文件的草拟产生影响。

在有些情况下，申请人也许需要等到作出试验以证明相关发明相比过去技术具有显著进步才能够去申请专利。大多数国家都允许在申请后再提交比较数据以证明相关专利的创造性。然而，在某些国家，特别是日本，申请文件提交时记载的对比数据可以大大简化后期的审查程序，特别是在证明相关专利具有非显而易见性上。此外，日本的专利申请还需要向审查员表明相关技术问题通过该专利已经得到解决，然而如果没有比较数据，该证明将会非常困难，尤其是在生物化学领域。

本文翻译原文摘自Ladas & Parry事务所出版的”Intellectual Property Operations and Implementation in the 21st Century Corporation“一书。