with assistance from Maggie Wang (王东芳)
专利是创新的风向标，随着越来越多的企业走出国门，如何保护自己的知识产权，在国外申请专利，从而由“中国制造”到“中国智造”成为很多企业面临的问题。 John Richards是Ladas & Parry 事务所的高级合伙人，有多年知识产权执业经验。让我们一同学习美国申请专利不得不知道的十个诀窍。
- 发明人、申请人（与发明人不是同一人时）、代理人以及其他涉及专利申请准备以及审查的人员与美国专利商标局（PTO）打交道时负有主动说明义务。这尤其体现在申请人签署的书面陈述中。该说明义务主要包括，告知PTO任何的现有技术或者其他申请人已经知晓并在专利审查过程中对审查员来说比较重要的事实。（例如，与提交给审查员的申请文件或意见陈述中的认定向左的测试数据）。
- 专利申请必须包含一份说明书和至少一个详细的实施例，以使得所属领域技术人员能够根据说明书记载的内容制造或者使用该发明，而无需进行大量的试验（当然，一些例行的试验是可以接受的）。当要求保护的是一种新物质时，揭示其使用方式显得非常重要。法院有时可能不恰当地限制一个优选实施例的保护范围，为避免这种风险，在申请中提到制作和使用本发明的替代方法对申请人会有所帮助。还有一种行之有效的方式，即将本发明首选和典型实施例的信息都包含在内，这样当专利局在审查过程中找到了申请人在提交申请时尚未发现的现有技术并且申请人必须通过进一步限定权利要求来规避该现有技术时，上述说明书中的实施例将是新权利要求的修改基础。
- 许多客体在美国可以被授予专利权，但在其他一些国家可能就不行，例如植物、动物、医学治疗方法。与其他大多数国家不同的是，美国先前在考量发明是否具有可专利性时并未特别要求必须为技术方案。然而从最近法院判例中可看出，现已慢慢开始强调与自然物质以及抽象思想相比，自然产品与自然定律并没有特别之处，因此也是得不到专利法保护的。这使得遗传物质、宽泛构思的商业方法以及疾病的诊断方法此类发明较难得到专利法的保护，除非它们涉及使用一种特定的技术。近一步说，当申请保护的是一种新物质时，除非该新物质的用途是显而易见的，否则至少需要在说明书中揭示一种可靠的、详细的、实质性的用途。
- 为获得授权，发明一定要具有新颖性，实用性和非显而易见性。这就意味着，在向专利局申请前，该发明没有在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知（对于要求优先权的专利申请，则指在优先权日之前）。但需要注意，美国新颖性宽限期长达一年，在申请日前一年内由发明人自己所做的公开不构成现有技术。
- 填写正确的发明人非常重要。书面声明文件中的签名能够清楚的指明谁是发明人，如果存在多个发明人的，则属于共同发明人。强调一点，作为发明人需要在发明过程中作出实质性贡献。仅仅对发明的好坏提供一般性的意见或者根据其他发明启示作出的建议，并不视为实质性贡献。如果有两个或者两个以上的人作出了实质性创造性的贡献，他们应该作为共同发明人被署名在申请文件中。如果共同发明人之间没有任何约定，其共同享有专利的所有权，并且共有人可以单独实施或者许可他人实施该专利，而无需经过共有人同意。
- 专利被授权前，美国专利商标局将会对权利要求进行新颖性、实用性及非显而易见性的审查。但是PTO的确权并不是永远可靠的。有时专利权授予后还存在被无效的风险。这种情况通常发生在专利权人实施其专利权时，第三人请求专利局对专利权进行再审时（此时专利局将根据要求复审人提供的现有技术抗辩重新审查其是否符合授权条件）。第三人也可以请求专利审判和上诉委员会对该专利进行再审并提交誓言证据，在最终决定作出前，作出宣誓的相关人需要通过询问审核，并进行双方听证。
- 只要按规定缴纳费用，发明专利权的期限为二十年，自申请日起计算。
- 通常专利申请自申请日（有优先权的指优先权日）起满18个月即行公布。专利申请文件的内容也会随之公开。当然也可将专利申请延迟至其授权时才被公开，此方式需要申请人证明与该专利相对应的国外专利申请不会在相关申请国未获授权时即被公开。
- 美国专利申请中还可以提出临时申请案。需注意的是，临时申请案并不能要求另一申请的优先权。美国专利商标局并不会对临时申请案进行审查，并且自其申请日起12个月内如果没有提出“正式”申请，则临时申请过期。显而易见，临时申请案有其独有的优势，就像在上述第4点和第7点提到的那样，它可以为“正规”申请抢占一个优先权日，同时也能使得发明专利的保护期限推迟一年计算。但另一方面，临时申请案也将专利商标局的审查日期和专利的授权日延迟了一年。
- 美国专利制度中给予小规模实体（small entities）专利费减半的优惠，对于微实体（micro-entity）减免幅度更是达到了75%。满足小规模实体资格的条件为申请人必须为独立发明人、非盈利组织或者少于500人的中小型企业，同时不能将其专利权许可、转让或者有义务许可、转让给其他不符合小规模实体条件的专利申请主体。具备微实体资格的申请人除了必须满足上述小规模实体的条件之外，还需要：1）上一年总收入低于$150,000, 且先前提出的美国专利申请不得多于4件；或者2）已经签署协议或者有义务将发明转让、许可给美国高等教育机构的申请人。微实体资格也同时需要遵守相关对小实体资格的要求，即对小实体资格在转让、许可等方面的限制也同样适用于微实体资格。
First published at IntelligEast Wechat platform (智合东方）
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