美国Ladas & Parry LLP知识产权律所Matthew Asbell, Cassidy Merriam, 王东芳
在手机应用爆炸式增长、越来越受欢迎的今天，应用开发商们有必要考虑为自己的产品取个有显著性的品牌名。不过，取名字可不简单，开发商需要考虑众多因素。除了通常建立品牌要考虑的商标因素以外，各个应用平台也会要求应用开发商上传的应用命名符合平台的规范。一方面要取简短且让消费者一眼就辨识出产品性质和功能的名字，另一方面还要与其他不断冒出的同类竞争产品区别开来。Logo、图标、图案、口号、界面、字符、设计、配色以及公司名等具备显著性的元素有助于应用从其他普通应用中跳脱出来。另外，开发者在使用任何名字或商标前，还应确保合法使用，并可获得注册。
建议开发商在相关国家主动注册商标，以确保商标有权使用，抢占先机防止其他人搭便车。监控和维权(通常是全球范围）是维持商标专用权、阻挡他人使用近似命名的关键，也可提升应用的知名度，累积忠诚的客户群。
选择商标并检索
单从市场上涌现出的应用数量来看，找一个特别又好记的应用名和图标虽然很有挑战性，但相当值得投入，因为好名字和图标可以使开发商的应用与市场上其他开发商的应用区别开来，而且购买并喜爱此应用的消费者更有可能因为认可该应用的质量去购买该开发商的其他应用。与取一个特别又好记的应用同等重要的是选择一个不侵犯他人权利的商标。如下所述，开发商在递交商标申请、使用商标或投资一个品牌之前应作商标查询并获得律师意见，确认商标是否有可能与类似产品的商标构成混淆。
在为应用命名这个问题上，应用开发商面临一个特别的挑战，就是消费者往往不愿意花时间深入研究或比较各种应用，所以名字或logo本身应带有足够的信息确保用户从在线应用商店搜索应用功能时就找得到这个应用，而且应让用户决定购买的那个时间点清楚地知道这正是他们要找的应用，这一点非常重要。但是，过于描述性的名字即使可以作为商标保护，往往维权难，成本也高。比如，当消费者想要寻找一款计算器应用时，他们可能只是下载第一个叫作“计算器”的应用，但这个应用名是描述性的，不能作为商标保护。市场残酷的现实迫使对商标的精挑细选变成应用成功必不可少的步骤之一。
产品销售长期目标区域也是开发商要考虑的问题。应用是仅面对国内市场还是全球市场？如果是全球，那么就要考虑国外商标保护的可能性及法律的不同要求，以此规划在相应的国外市场注册商标。判断商标本身的强度其实并没有绝对的标准，但通常臆想出来的词（即自创词，如SHAZAM(U.S. Reg. No. 3387890)）或任意词（即与应用的内容或特点完全无关的词，如MONSTER.COM用于在雇佣、招聘、职业和工作期限领域提供在线信息及咨询(U.S. Reg. No. 2403411)）最容易注册，维权成本也最低。
开发商可能会认为假如消费者没有通过口口相传、广告和市场推广等方式了解产品，任意词或自创词会掩盖应用的功能，使得消费者转而去寻找应用名字已经显示出功能或服务的应用。其实开发商可以考虑不同的策略，比如将描述性词与有显著性的图标结合、将隐含的、臆想或任意词与描述性词语或图标结合，或预设关键词使其应用在搜索结果中出现。在品牌推广方面适当投入也是很好的办法。比如，著名游戏应用“愤怒的小鸟” (U.S. Reg. No. 3976576)，这个品牌已经被推广到视频游戏以外的其他产品线，其商标注册在包括床上用品、服装及食品等产品领域(see U.S. Reg. Nos. 4148716 and 4200545)。
设计应用图标及其他图形化的商标时，有显著性的商标可有助于引起消费者注意。考虑到预算限制，开发商喜欢利用现有的图库图片作为logo或图标的设计元素，但这样做的风险越来越大。图库内容有的是免费授权，有的是有限制的授权，很多授权并未延伸至商标元素。
为保证应用图标或其他图形商标的显著性，很多开发商会委托平面设计师做设计。这种情况下，建议通过协议约定艺术家或设计师将作品的所有权利转让给开发商，且第三方提出作品侵犯版权时保证赔偿开发商的损失。
开发商在选用可能使用的商标时，应首先做商标查询，请律师作出商标是否可以使用和注册的法律意见。商标查询分不同等级，但在美国至少要考虑作联邦商标数据库查询。查询应不仅限于移动应用产品商标，还要考虑所有软件、通信产品和服务，以及与应用功能相关的产品和服务上的近似商标。如果应用可能在其他国家或地区上线，则应对这些国家或地区的商标也进行查询，特别是有可能涉嫌盗版或侵权的区域。这一点在移动及软件产品和服务上特别重要，因为这些产品很容易通过互联网传播到国外。
商标一旦确认可以使用和注册，就应尽快在本国及其他销售区域递交商标注册申请。很多国家允许商标在使用之前通过申请获得注册，事实上，大多数国家只有通过注册才能获得商标权的认可，不管有没有使用。在美国，尽管“准备使用”是申请商标的基础之一，但若想成功获得注册，通常还是要等到商标真正开始使用之后。当然对于中国的申请人来说，要想获得美国商标注册，还可以通过要求国内优先权的方式，等中国的商标成功注册之后，提交中国商标注册证及翻译即可完成在美国的注册。
指定商品
指定商品时，通常应用开发商会选择9类和42类，9类包括可下载的软件，42类则涵盖软件服务。不过，开发商可能还需要在应用涉及的功能、行业特定内容或可能的许可或商业衍生品等其他相关类别上指定商品，因为只有极个别商标作为“驰名商标”可获得跨类保护。对于绝大多数商标，只要不会引起消费者混淆，别人可能会将一模一样的商标用在其他的商品和服务上。
商标注册时，指定大量类别虽有潜在好外，但对于多数应用开发商来说可能并不具可行性，毕竟预算有限。有的公司只是将应用作为其已有业务的延伸（比如航空公司），而有的公司其商品或服务就是这个应用本身，所以对这两类公司应区别对待。航空公司可能需要考虑其现有的商标保护（如有）是否已经足够，如不够，则需要评估其对另一公司将完全相同或近似商标用在应用上的容忍度。如果应用是某开发商的主要产品或服务，则需要考虑应用是否适合注册在9类或42类，或两类都注册，这取决于应用信息是仅从应用商店才能下载的软件产品（此时属于9类），还是与互联网软件对接的服务（此时属于42类）。应用开发商应好好考虑应用的每一个方面，因为即使一个应用仅用于在非软件行业提供服务，也有可能其某个功能使得产品被置于软件产品或/和服务类别范围内，甚至其他类别。
恰当使用商标
像所有商标一样，开发商也应恰当使用手机应用产品商标，以便持续获得商标保护，限制潜在的第三方侵权。
- 开发商开始使用商标后，可以在商标的右上角标记™ 或 ℠。这样的标记自身并不会产生任何法律权利，但可以警示他人这是一个商标。在美国或某些其他国家，由于商标是先使用制，开发商并不一定需要通过申请注册商标的方式获得商标权利，尽管注册会有更多好处，比如商标获得注册后开发商可以标记®。在多个国家销售应用时，需要视当地的不同情况决定如何给商标作出适当的标记。
- 除了恰当的标记，开发商应使用权属声明让用户及他人了解商标权利人是谁。商标权利人还应确保商标被许可人在许可产品、产品文档或其他产品传播文件上作出权属声明。正确的声明示例：“【商标】是【公司/权利人】的商标”或“【商标】是【公司/权利人】的商标，已注册在【国家】【可选：及其他国家】”。
- 在营销材料及其他文章中，使用大写、斜体，使商标从其他文字中突显出来。
- 将商标用作通用词或描述性词的形容词（如“Dropbox™ file sharing）而不是名词或动词（如“send the file to the Dropbox,” or “Dropbox the file”）。
- 恰当运用许可操作。特别是，确保任何许可协议保留权利人控制商标使用方式的权力。讨论许可协议时，要考虑许可使用是否会延伸到新产品和/或服务上，以及是否会延伸至新的销售区域。商标查询应先行于这些新的许可。
- 培训第三方及用户如何在许可范围内合理使用商标，并将相应的信息谨慎措辞后添加到终端用户许可协议中。
- 监控商标注册申请、域名注册的进展以及商标在互联网及社交媒体上的使用情况，以便及时对侵权人采取行动。
- 制订策略，对于侵权行为迅速采取合适的动作。
域名及公司名
为防止承担个人法律责任，开发商们通常是用一个注册的法人实体运营业务、签署包括许可在内的各种协议及注册商标，不过仅仅将公司名在政府注册并不会产生商标权利，应单独再进行商标保护。
商标查询完成后，当然更好的是申请商标注册后，应用开发商应考虑为商标注册域名及社交媒体用户名。如果某个第三方在开发商之前已经注册了域名且善意使用，开发商往往除了购买没有别的获得方式，但如果域名被第三方恶意注册并使用，则可能通过不同的法律手段或策略高效且成本较低拿回域名。
目前由于已有上千个新顶级域名(gTLDs)逐渐开放注册，开发商可能希望将自己的商标注册在新顶级域名中与手机应用相关的关键词下，如.app, .mobile，或特殊行业关键词域名下，如.game, .art, .beauty等等。已注册商标的权利人可能会享有优先注册这些新顶级域名的权利或阻挡他人注册。详见：https://ladasparry.wpengine.com/Internet/index.html。
其他考虑
开发商可能希望将其应用投放到多个国家的不同应用平台，比如Google Play® 和 iOS® App Store，所以遵从不同平台对应用名字的要求和限制也很重要。比如，如果你的应用使用了别人的注册商标或与苹果应用商店里已有的应用重名，苹果公司会将应用下架。苹果公司还要求手机应用的名字不得超过25个字符。另外，谷歌和苹果都有严格的规范，指导开发商使用自己的商标表明与平台的兼容性。
聪明的开发商不仅要在商标法和平台要求之间找到平衡，还要考虑应用名及图标的整体感觉和外观。比如，25个字符的应用名在苹果应用平台通常会显示不全。所以当开发商想起个长一点的名字或logo时，建议同时考虑名字或图标的缩减版，与其较长的图形相呼应。举个实例，Electronic Arts’ PopCap® Games这家公司拥有名叫“Bejeweled”的多款游戏。他们在美国注册了BEJEWELED文字商标 (包括 Reg. No. 2864970)。相应地，他们把游戏名称标识成“Bejeweled® Blitz”这个样式，表示其拥有BEJEWELED这一部分设计的商标权，但对于整个设计则用™标识为
考虑到苹果的要求和限制，建议开发商在上传应用到iTunes Connect™（开发商用来上传苹果应用的网站）之前就递交商标申请并完成应用的开发工作。尽管苹果允许开发者在“准备上传”或“等待上传”阶段占用应用名，但开发者只有180天的时间交付代码。一旦错过期限，应用将会从网站删除，开发者将被阻止再次使用该应用名，而其他开发者则可能开始使用此应用名。所以，如果提交了商标注册申请就可以阻止其他开发者拿走商标，开发商在商标创意上的投入也能保留下来，还可以继续在其他平台提交同名应用。在180天内，由于其他开发商不得使用实质相似的应用名，对开发者的应用名是另一重保护。有一个错误的理解，认为在此期间内的使用构成美国法下的商标使用，但事实上只有应用已经正式上线提供下载及相应的服务时，才构成商标使用。另外，在iTunes Connect™创建应用并不能阻止第三方在其他应用市场的使用。
Google Play®允许开发者在应用市场发布其应用，不需要经过筛选流程。对于应用的内容、测试及营销材料有一些通用的要求，但一旦满足这些要求，任何人都可以在Google Play®平台发布应用。开发者分发协议声明“应用名或图标不得与已有产品名近似，构成混淆”。然而，此要求仅仅是2012年才加上去的，在此之前Google Play®处理近似应用名的方式并不清楚。
与Google Play®不同，苹果应用商店发布的应用必须经过筛选流程。iOS®开发者项目许可协议明确指出，只要应用满足了开发者项目的要求被苹果选入应用商店得以分发，就意味着开发者将应用许可给苹果公司，并指定苹果公司及其关联公司作为其全球的代理向终端用户交付产品。尽管开发者被禁止通过其他平台在全球销售应用，但其有选择在哪些国家销售的权利。应用一旦被苹果公司选入应用商店，苹果公司即获得许可将应用的截屏和/或不超过30秒的剪辑（可能会涉及版权和/或其他知识产权）、应用相关的商标、logo及其他应用信息用于营销材料及礼品卡上。另外，在向iTunes Connect™交付应用时，开发者需同时提交与应用有关的任何知识产权声明。
如果开发者的应用允许用户上传内容，建议提供法律声明，指导用户如何正确使用开发者商标，以及内容删除流程，以便利用避风港原则避免间接侵权责任。如果应用运行时会收集个人信息，隐私政策及其他条款可能也是必要的。
结论
随着手机应用数量的不断攀升，应用开发商们应建立有显著性的品牌使自己的产品从其他竞争产品中脱颖而出。这意味着合理的商标保护和维权计划。在充斥着低成本产品而消费者购买时迅速作出决定的市场，商标越简洁越好。应用开发商应考虑隐含的，任意的或自创词商标，将这些商标与特别的图标或logo结合，同时还要想办法确保自己的商标不会侵犯到第三方的权利。另外，应用开发商还应该认识到市场的全球化性质，判断产品销售区域和范围是否及何时值得全球性的商标保护，并选择合适的类别注册商标。
一旦商标成功注册，开发商应积极维护其所有权，具体措施有：利用正确的许可操作方式、制订终端用户协议、积极维权，且恰当标记商标。新顶级域名下的注册也应适当考虑。
除了商标的考量，开发商还应该认识到各类应用平台会对应用名有额外的要求，所以要提前了解并应对这些要求，从而与商标注册的要求保持步调一致。
本文的英语版本首次发表于New York Intellectual Property Law Association’s February/March 2014 Bulletin。
Matthew Asbell是美国Ladas & Parry LLP知识产权律所纽约分所的合伙人。Cassidy Merriam是Ladas律所的助理律师。王东芳是Ladas律所的中国代表。感谢Dinisha Fernando为此文所做的调查和编辑工作。